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Guía práctica para empresas que desean registrar una marca en Estados Unidos y expandirse al mercado estadounidense.
¿Tiene una empresa en España, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú u otro país de Latinoamérica y desea vender sus productos o prestar servicios en Estados Unidos?
¿Ya tiene una marca registrada en su país y quiere protegerla también en el mercado estadounidense?
Una de las preguntas más frecuentes entre empresarios que desean expandirse internacionalmente es:
¿Puedo utilizar mi solicitud o registro de marca extranjero para obtener protección en Estados Unidos?
La respuesta es sí, bajo determinadas condiciones.
Sin embargo, es importante recordar que los derechos de marca son territoriales. Registrar una marca en su país no significa que automáticamente esté protegida en Estados Unidos.
Existen diferentes alternativas para registrar una marca en Estados Unidos ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO). La mejor opción dependerá de si su marca ya está en uso, si tiene una solicitud o registro extranjero y cuáles son sus planes de expansión.
Esta alternativa es apropiada cuando su empresa ya utiliza la marca en el comercio estadounidense.
El uso de una marca exclusivamente en el extranjero no es suficiente, por sí solo, para cumplir con este requisito.
Para productos, la marca generalmente debe aparecer en los productos, sus etiquetas, empaques o en un punto de venta apropiado. Además, los productos deben venderse o transportarse efectivamente en el comercio que puede regular el gobierno federal de Estados Unidos.
Para servicios, la marca puede aparecer en publicidad, páginas web o materiales promocionales, pero los servicios deben prestarse efectivamente en el comercio correspondiente.
Generalmente, el solicitante debe proporcionar:
La USPTO generalmente exige al menos un espécimen adecuado por clase, aunque puede solicitar evidencia adicional.
Esta alternativa es especialmente útil para empresas que ya están comercializando productos o prestando servicios en Estados Unidos.
¿Qué sucede si su empresa todavía no utiliza la marca en Estados Unidos, pero tiene planes reales de hacerlo?
En ese caso, puede considerar una solicitud basada en intención de uso, conocida como Intent to Use (ITU).
Esta alternativa permite comenzar el proceso de registro antes de iniciar las operaciones comerciales en Estados Unidos.
Sin embargo, existe una condición importante:
Generalmente, deberá demostrar el uso efectivo de la marca en el comercio antes de obtener el registro.
Una vez que la USPTO haya aprobado la solicitud y emitido la correspondiente notificación de aprobación (Notice of Allowance), deberá presentarse una Declaración de Uso (Statement of Use) dentro del plazo aplicable, o solicitar las extensiones disponibles.
Esta opción puede ser conveniente para empresas que están preparando el lanzamiento de nuevos productos o servicios en Estados Unidos.
Si presentó recientemente una solicitud de marca en su país, podría beneficiarse del derecho de prioridad internacional.
Generalmente, dispone de seis meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud extranjera elegible para presentar la solicitud correspondiente en Estados Unidos y reclamar prioridad.
La solicitud estadounidense puede beneficiarse, para determinados efectos jurídicos, de la fecha de presentación de la solicitud extranjera.
Por ejemplo, si presentó una solicitud de marca en España el 1 de febrero, generalmente tendría hasta el 1 de agosto para presentar la solicitud estadounidense y reclamar prioridad.
Para utilizar esta alternativa:
La USPTO no exige rutinariamente una copia de la solicitud extranjera únicamente para reclamar prioridad, aunque puede solicitarla en determinadas circunstancias.
Importante: Reclamar prioridad no garantiza el registro estadounidense ni elimina por sí solo la obligación de demostrar uso antes del registro.
Para obtener el registro, la solicitud deberá contar con una base válida que permita completarlo.
Esta alternativa puede ser particularmente interesante para empresas que ya tienen una marca registrada en su país de origen.
Si dispone de un registro extranjero que cumple los requisitos aplicables, puede utilizarlo como base para solicitar el registro de la misma marca en Estados Unidos.
No.
A diferencia de la prioridad basada en una solicitud extranjera, esta alternativa no está sujeta al plazo de seis meses.
Una marca registrada recientemente o hace muchos años puede servir como base, siempre que el registro extranjero esté vigente y cumpla los requisitos correspondientes.
La solicitud estadounidense puede incluir menos productos o servicios que el registro extranjero, pero no puede ampliar su alcance.
Esta vía permite obtener el registro estadounidense sin tener que demostrar previamente el uso de la marca en el comercio de Estados Unidos.
Esto puede ser especialmente útil para empresas que desean proteger su marca antes de comenzar sus operaciones comerciales en el país.
Sin embargo, el registro extranjero no garantiza la aprobación. La USPTO examinará la solicitud y podrá formular objeciones, incluyendo posibles conflictos con marcas anteriores.
Otra alternativa es el Protocolo de Madrid, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Este sistema permite a los titulares elegibles solicitar protección de una marca en varios países mediante un procedimiento internacional centralizado.
Por ejemplo, una empresa española con una solicitud o registro de marca en España puede, si cumple los requisitos correspondientes, presentar una solicitud internacional designando a Estados Unidos y otros países donde desee proteger su marca.
La OMPI tramita el registro internacional y comunica la designación a las oficinas de los países seleccionados.
En Estados Unidos, la USPTO examina la solicitud conforme a la legislación estadounidense.
El registro internacional no significa que la marca quede automáticamente protegida en todos los países designados.
Un procedimiento centralizado. Permite solicitar protección en varios países sin presentar inicialmente una solicitud nacional independiente en cada uno.
Menos trámites administrativos. Facilita la presentación y administración de determinadas gestiones internacionales, generalmente sin exigir legalización o notarización de poderes para la solicitud internacional.
No siempre se necesita un abogado local al inicio. En muchos países designados no es necesario contratar representación local al presentar la solicitud internacional. Sin embargo, si una oficina emite una objeción, puede ser necesario contar con un abogado en esa jurisdicción.
En Estados Unidos, los solicitantes domiciliados fuera del país deben estar representados ante la USPTO por un abogado autorizado para ejercer en Estados Unidos.
Facilita la expansión internacional. Permite coordinar la protección de marcas en diferentes mercados mediante un sistema común.
No exige demostrar uso previo en Estados Unidos. Una designación estadounidense mediante el Protocolo de Madrid puede obtener el registro sin presentar evidencia de uso comercial antes de su concesión.
Dependencia del registro o solicitud de base. Durante los primeros cinco años, el registro internacional depende de la solicitud o registro utilizado como base.
Si esa solicitud o registro deja de tener efecto durante el período relevante, la protección internacional puede verse afectada en la misma medida. Esta situación se conoce comúnmente como central attack.
Cada país realiza su propio examen. Aunque la solicitud se tramite mediante la OMPI, cada país puede formular objeciones conforme a su legislación.
Plazos de examen. Las oficinas designadas generalmente disponen de 12 o 18 meses, según las reglas aplicables, para notificar determinadas denegaciones provisionales. Existen excepciones y procedimientos especiales.
No todos los países participan. El Sistema de Madrid incluye numerosos mercados internacionales, pero no todos los países de Latinoamérica forman parte de él.
Por ello, antes de desarrollar una estrategia internacional, es importante confirmar si los países donde desea proteger su marca participan en el sistema.
No necesariamente.
Si su empresa desea proteger su marca únicamente en Estados Unidos, una solicitud directa ante la USPTO o una solicitud basada en un registro extranjero puede ser más apropiada.
En cambio, si desea proteger su marca en Estados Unidos y varios mercados internacionales, el Protocolo de Madrid puede ofrecer ventajas administrativas importantes.
La mejor estrategia dependerá de los países donde desea operar, sus registros existentes y sus planes comerciales.
Sí, bajo determinadas alternativas.
Las solicitudes basadas en un registro extranjero elegible y las designaciones estadounidenses mediante el Protocolo de Madrid pueden permitir obtener el registro sin demostrar uso previo en Estados Unidos.
Pero existe una diferencia fundamental:
No tener que demostrar uso antes del registro no significa que nunca tendrá que utilizar la marca.
En Estados Unidos, los derechos de marca están estrechamente relacionados con el uso comercial real.
Una marca registrada que no se utiliza puede quedar expuesta a procedimientos de cancelación por abandono u otras causas aplicables.
Además, los titulares deben cumplir con los requisitos periódicos de mantenimiento de sus registros.
Generalmente, entre el quinto y sexto año después del registro estadounidense debe presentarse una declaración de uso acompañada de la evidencia correspondiente, salvo que resulte aplicable una excepción legal. Posteriormente existen otros períodos de mantenimiento y renovación.
En otras palabras, ciertas alternativas permiten obtener el registro antes de entrar al mercado estadounidense, pero conservar los derechos requiere una estrategia comercial y legal adecuada.
Antes de presentar una solicitud, conviene considerar:
No todas las alternativas pueden combinarse de cualquier manera, pero algunas bases de presentación pueden utilizarse conjuntamente cuando se cumplen los requisitos legales.
Por eso, es importante seleccionar la estrategia adecuada desde el principio.
Si su empresa está domiciliada fuera de Estados Unidos, la USPTO exige que esté representada por un abogado autorizado para ejercer en Estados Unidos en los procedimientos de marcas ante esa oficina.
Trabajar con un abogado experimentado en marcas permite evaluar las distintas alternativas, preparar correctamente la solicitud y atender las objeciones que puedan surgir durante el proceso.
El mercado estadounidense ofrece importantes oportunidades para empresas de España y Latinoamérica.
Proteger su marca debería formar parte de su estrategia de expansión desde el comienzo.
Augusto Perera Intellectual Property Law asesora a empresas extranjeras en solicitudes directas ante la USPTO, reclamaciones de prioridad internacional, solicitudes basadas en registros extranjeros, designaciones mediante el Protocolo de Madrid y tramitación de marcas en Estados Unidos.
Contáctenos para evaluar la alternativa de registro más adecuada para su empresa.
Augusto Perera Intellectual Property Law
Este artículo proporciona información general y no constituye asesoramiento legal. La disponibilidad de cada alternativa depende de los requisitos aplicables y de las circunstancias particulares de la solicitud.
