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Para muchos empresarios, proteger una marca parece algo sencillo: crear una marca, utilizarla en el mercado y asumir que sus derechos están protegidos. Aunque esto puede ser cierto en los Estados Unidos, la protección marcaria funciona de manera muy diferente en la mayoría de los demás países.
Comprender la diferencia entre los sistemas de marcas “primero en usar” y “primero en presentar” es fundamental para cualquier empresa que fabrique, distribuya, venda o planee expandirse internacionalmente. No entender estas diferencias puede exponer su marca a los llamados squatters de marcas, disputas legales costosas e incluso la pérdida de los derechos sobre su propia marca.
Estados Unidos sigue un sistema marcario de primero en usar. Bajo la ley de marcas estadounidense, los derechos sobre una marca generalmente se adquieren mediante el uso real de la marca en el comercio, y no simplemente mediante la presentación de una solicitud de registro.
Esto significa que una empresa que utiliza una marca por primera vez en el comercio interestatal puede tener derechos superiores a los de otra parte que presente posteriormente una solicitud para la misma marca. Aunque el registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ofrece importantes beneficios y fortalece esos derechos, la titularidad de la marca se basa principalmente en su uso.
Por ejemplo, si la Empresa A comienza a vender productos bajo una marca antes de que la Empresa B presente una solicitud para la misma marca, la Empresa A puede tener prioridad sobre la marca debido a su uso anterior.
A diferencia de Estados Unidos, la mayoría de los países operan bajo un sistema de primero en presentar (first-to-file). Esto incluye importantes mercados como:
En estas jurisdicciones, la primera persona o empresa que presenta una solicitud de registro generalmente obtiene los derechos sobre la marca, independientemente de quién la utilizó primero.
En un sistema de primero en presentar, el uso previo suele ser irrelevante. Si otra persona presenta una solicitud antes que el verdadero propietario de la marca, esa presentación puede generar obstáculos significativos para la empresa legítima detrás de la marca.
Uno de los mayores riesgos en los países que siguen el sistema de primero en presentar es la existencia de los llamados “trademark squatters” o apropiadores de marcas.
Los squatters son personas o empresas que registran marcas pertenecientes a terceros con la intención de aprovecharse de la reputación y el prestigio comercial de esas marcas. Debido a que muchos países de primero en presentar no exigen pruebas de uso al momento de solicitar el registro, los squatters pueden obtener registros sin tener intención legítima de utilizar la marca.
Una vez obtenido el registro, el squatter puede:
En algunos casos, incluso distribuidores, fabricantes o socios comerciales locales pueden aprovecharse del sistema y registrar la marca de una empresa extranjera a su propio nombre.
Recuperar una marca registrada por un squatter rara vez es rápido o económico.
Dependiendo del país, el propietario legítimo puede verse obligado a:
Si la solicitud de marca aún está pendiente, el titular legítimo puede presentar una oposición para impedir que el registro sea concedido.
Si la marca ya fue registrada, puede ser necesario iniciar un procedimiento de nulidad o cancelación para impugnar el registro, alegando mala fe u otros fundamentos legales.
Estos procedimientos suelen requerir importantes gastos legales, recopilación de pruebas, traducciones, contratación de abogados locales y una considerable inversión de tiempo. En algunas situaciones, las empresas concluyen que pagar al squatter para obtener la transferencia de la marca resulta menos costoso que litigar durante años.
Lamentablemente, esto termina beneficiando al infractor y generando costos innecesarios para el verdadero propietario de la marca.
Muchas empresas asumen erróneamente que una marca registrada en Estados Unidos está protegida automáticamente en todo el mundo. No es así.
Los derechos marcarios son generalmente territoriales, lo que significa que la protección debe obtenerse país por país o mediante los mecanismos internacionales aplicables.
Si su empresa planea:
es altamente recomendable solicitar protección marcaria en esos países antes de que surjan problemas.
Presentar solicitudes de manera temprana suele ser mucho menos costoso que intentar recuperar una marca después de que otra persona la haya registrado.
Dado que una marca representa la identidad de una empresa, perder el control sobre ella puede tener consecuencias devastadoras.
La estrategia más efectiva y rentable es registrar la marca de manera preventiva en las jurisdicciones clave donde actualmente opera o tiene previsto hacer negocios.
Una estrategia integral de protección marcaria puede incluir:
Tomar estas medidas de forma anticipada puede ayudar a evitar disputas costosas y preservar uno de los activos más valiosos de su empresa: su marca.
La diferencia entre los sistemas de primero en usar y primero en presentar es mucho más que una cuestión técnica. En muchos casos, puede determinar quién es el propietario legítimo de una marca en un país determinado.
Aunque las empresas estadounidenses se benefician de las protecciones del sistema de primero en usar, esas ventajas suelen desaparecer al cruzar fronteras internacionales. En gran parte del mundo, quien presenta primero la solicitud obtiene los derechos sobre la marca, independientemente de quién la creó o la utilizó primero.
Si su empresa fabrica, distribuye o comercializa productos internacionalmente, este es el momento ideal para revisar su cartera de marcas e identificar los países donde necesita protección.
Proteja Su Marca Antes de Que Sea Demasiado Tarde
Si está considerando expandirse internacionalmente o desea asegurarse de que sus marcas estén protegidas en todo el mundo, comuníquese con un abogado especializado en marcas para desarrollar una estrategia de protección internacional antes de que un tercero tenga la oportunidad de apropiarse de su marca.
